行 政 判 决 书

（2015）行提字第6号

再审申请人（一审原告、二审上诉人）：赛科玛有限公司（SECUREMMES.R.L）。住所地：意大利共和国莱科省奥尔吉纳特市康克迪亚街28号。

法定代表人：马尼奥•马里吉提，该公司董事长。

委托代理人：付昕，广东永航律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会。住所地：中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。

法定代表人：何训班，该委员会主任。

委托代理人：苗贵娟，该委员会审查员。

一审第三人：江苏佳弘国际贸易有限公司。住所地：中华人民共和国江苏省淮安市河北西路90号4楼。

法定代表人：喻德新，该公司总经理。

委托代理人：陈建明，该公司员工。

再审申请人赛科玛有限公司（以下简称赛科玛公司）因与被申请人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）以及一审第三人江苏佳弘国际贸易有限公司（以下简称佳弘公司）商标异议复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市高级人民法院（2013）高行终字第1959号行政判决，向本院申请再审。本院经审查，于2015年1月7日作出（2014）知行字第104号行政裁定，决定提审本案。本院依法组成合议庭，于2015年6月9日公开开庭审理了本案。赛科玛公司的委托代理人付昕、商标评审委员会的委托代理人苗贵娟、佳弘公司的委托代理人陈建明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

北京市第一中级人民法院审理查明：第4065352号“SECUREMME及图”（以下简称被异议商标）由佳弘公司于2004年5月17日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）提出注册申请，指定使用商品为第6类金属门、门用铁制品、金属轨道等。

被异议商标经初步审定公告后，在法定异议期内，赛科玛公司针对被异议商标向商标局提出异议申请。经审查，商标局于2010年4月14日作出（2010）商标异字第07225号“SECUREMME及图”商标异议裁定，裁定赛科玛公司所提异议理由不成立，被异议商标予以核准注册。

赛科玛公司不服商标局的前述裁定，向商标评审委员会申请异议复审，并向商标评审委员会提交了以下主要证据（均为复印件）：

1.赛科玛公司的商品在域外报刊、杂志等媒体及展会上的广告宣传资料。

2.赛科玛公司与中山市源丰日化制品厂、中山市基信锁芯有限公司签订的定牌加工协议及部分出口单据。

3.“SECUREMME及图”商标的设计图样及定稿图样。

4.“SECUREMME”及“图形”在意大利的商标注册文件和保护声明。

5.赛科玛公司网页资料及其经理参加2004年4月“中国出口商品交易会”的有关资料。

6.佳弘公司、喻德新申请注册商标的网页资料。

2012年7月30日，商标评审委员会作出商评字（2012）第33894号《关于第4065352号“SECUREMME及图”商标异议复审裁定书》（以下简称第33894号裁定），裁定被异议商标予以核准注册。该裁定认定：

赛科玛公司主张被异议商标是对其在先使用并有一定影响商标的抢注，其应提交证据证明在被异议商标申请日之前其“SECUREMME及图”商标在中国已经使用并具有一定影响。在案证据中，证据1均未显示证据形成时间，且均为未附中文翻译的域外证据，无法证明被异议商标申请日之前“SECUREMME及图”商标在中国大陆的使用情况。证据2仅有“中山市源丰日用制品厂”和“中山市基信锁芯有限公司”两企业订货协议，无发票等实际履行证据佐证，且未能显示“SECUREMME及图”商标及商品，部分协议形成时间晚于被异议商标申请日，亦未附中文翻译；出口单据上亦未能显示“SECUREMME及图”商标。证据4中展会照片未能显示证据形成时间，在意大利的注册及批准文件仅能证明商标注册情况，无法证明其使用情况。证据5中参考资料未能显示“SECUREMME及图”商标，网页资料未能显示证据形成时间。上述证据不足以证明被异议商标申请日前，赛科玛公司的“SECUREMME及图”商标经使用在中国具有一定影响力。证据6无法证明佳弘公司申请被异议商标时具有恶意。综上，在案证据不足以证明被异议商标申请日前赛科玛公司的“SECUREMME及图”商标在中国大陆经使用在金属门等商品上具有一定知名度，被异议商标注册未违反2001年修订的《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第三十一条“申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响力的商标”的规定。

赛科玛公司主张其对“SECUREMME”和“图形”享有在先著作权，但是赛科玛公司提交的其享有著作权的证据中最初设计图样、第一次修改后图样、最终定稿图样上均未显示形成时间，所示时间均为赛科玛公司后附上，无法证明其准确形成时间。虽然被异议商标申请日前赛科玛公司已在意大利注册“SECUREMME及图”商标，亦发布了商标保护声明，但赛科玛公司上述申请注册事实及声明仅能表明赛科玛公司对其享有在先商标权，并不必然表明注册商标著作权的归属。且在案证明亦不足以证明佳弘公司接触或可能接触赛科玛公司的“SECUREMME”和“图形”作品。故赛科玛公司关于被异议商标注册损害其“SECUREMME”和“图形”在先著作权的复审理由商标评审委员会不予支持。

赛科玛公司不服第33894号裁定，向北京市第一中级人民法院起诉称：（一）“SECUREMME及图”是其独创的美术作品，发表时间在2004年以前，佳弘公司申请注册被异议商标侵犯了其著作权，违反了商标法第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。（二）“SECUREMME及图”商标为其所独创，经过长期的使用，在意大利、欧盟、中国及许多国家的相关市场和消费者中具有广泛的知名度。2004年，佳弘公司在广州举办的“第95届中国出口商品春季交易会”上了解到“SECUREMME及图”商标后，出于不正当的目的，进行了恶意抢注，违反了商标法第三十一条“申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。综上，第33894号裁定认定事实不清，适用法律错误，请求法院依法予以撤销。

一审诉讼过程中，赛科玛公司补充提交了如下证据材料（均为复印件，编号续前）：

7.“SECUREMME及图”商标的域外宣传画册及多媒体沟通资料。

8.赛科玛公司在域外《EUROFRAMES2002-2003》（《欧洲框架》）杂志上宣传“SECUREMME及图”商标的相关页面。庭审中，赛科玛公司出示了该杂志原件。

9.佳弘公司、喻德新申请注册商标的补充证据。

北京市第一中级人民法院认为：根据各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点在于被异议商标的申请注册是否违反商标法第三十一条的规定。

一、赛科玛公司在诉讼程序中提交的证据应否采信

赛科玛公司在诉讼程序中补充提交了部分证据复印件，其中证据7系“SECUREMME及图”商标的域外宣传画册及多媒体沟通资料、证据8系域外形成的《EUROFRAMES2002-2003》杂志相关页面、证据9系佳弘公司、喻德新申请注册商标的详细信息。一审法院认为，一方面，上述证据并非第33894号裁定的作出依据，不应用于评价该裁定是否合法；另一方面，根据《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第十六条第一款的规定，当事人向人民法院提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续，赛科玛公司提交的证据7、8未经履行相应的公证认证手续，其真实性难以得到确认。因此，一审法院对赛科玛公司在诉讼中提交的上述证据均不予采信。

二、被异议商标的申请注册是否违反商标法第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定

商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。在先著作权属于该条所称的在先权利。赛科玛公司在评审程序中提交的证据材料中，证据3本身没有准确的形成时间，其真实性难以确认，证据4是赛科玛公司在意大利注册“SECUREMME”及“图形”商标的商标档案和相关商标保护声明，其仅能表明赛科玛公司是上述注册商标的权利人，并不能表明赛科玛公司是“SECUREMME及图”的著作权人。鉴于在案证据不足以证明赛科玛公司系“SECUREMME及图”的著作权人，本案对其他要件不再评述。商标评审委员会关于被异议商标未损害赛科玛公司在先著作权的认定正确。

三、被异议商标的申请注册是否违反商标法第三十一条“申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定

商标法第三十一条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标属于该条所称的“已经使用并有一定影响的商标”。赛科玛公司主张其在被异议商标申请日前已经开始使用“SECUREMME及图”商标并已经具有了一定影响，但其提交的证据2中相关协议并未涉及使用的商标，亦无其他证据佐证该协议实际履行，且其中部分协议产生于被异议商标申请日之后，不足以证明其“SECUREMME及图”商标在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓。赛科玛公司在评审程序中提交的其他证据或者产生于中国境外，或者未显示证据形成时间，或者未体现“SECUREMME及图”商标的使用，均不足以证明其“SECUREMME及图”商标在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓。因此，商标评审委员会认定被异议商标注册未违反商标法第三十一条“申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定正确。

北京市第一中级人民法院依照修正前的《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决维持商标评审委员会第33894号裁定。案件受理费人民币100元，由赛科玛公司负担（已交纳）。

赛科玛公司不服一审判决，提起上诉，请求撤销一审判决和第33894号裁定，责令商标评审委员会就被异议商标重新作出复审裁定。

商标评审委员会、佳弘公司服从一审判决。

二审审理过程中，赛科玛公司提交了以下经过公证认证的证据：

10.Consulgraf公司于1998年12月28日向赛科玛公司出具的设计费发票。

11.《EUROFRAMES2002-2003》（《欧洲框架》）杂志封面及第50、51页。

12.《著作权宣誓书》。

北京市高级人民法院认为：根据商标法第三十一条的规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

著作权属于该规定所述的在先权利的一种。未经著作权人许可，将他人享有著作权的作品申请注册商标，应认定为对他人在先著作权的侵犯。在先著作权是指，在系争商标申请注册日之前，他人已经通过创作完成作品或者继承、转让等方式取得的著作权。

在异议复审程序中，赛科玛公司作为异议复审请求人，对其提出的请求负有举证责任。该公司主张佳弘公司申请注册被异议商标侵犯了其对“SECUREMME及图”享有的著作权，应当举证证明：第一、“SECUREMME及图”构成著作权法所称的作品；第二、赛科玛公司是该作品的著作权人；第三、该作品创作完成早于被异议商标申请日，且佳弘公司接触了该作品或其有接触该作品的可能性；第四、被异议商标标识与该作品相同或实质性近似。

赛科玛公司在异议复审阶段提交的证据材料中，证据3本身没有准确的形成时间，其真实性难以确认；证据4是该公司在意大利注册“SECUREMME”及“图形”商标的商标档案和相关商标保护声明，其仅能表明赛科玛公司是上述注册商标的权利人，并不能表明其为“SECUREMME及图”的著作权人。商标评审委员会在以上证据材料的基础上认定赛科玛公司不能证明其是涉案作品的著作权人并无不当。

赛科玛公司在一审诉讼程序中补充提交了部分证据复印件，其中证据7系“SECUREMME及图”商标的域外宣传画册及多媒体沟通资料，证据8系域外形成的《EUROFRAMES2002-2003》杂志相关页面，但是均未依据《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》履行相应的公证认证手续，其真实性难以得到确认，一审法院对于上述证据不予采信符合法律规定。

赛科玛公司在二审法院审理过程中补充提交了上述证据的公证认证件，另外还提交了经过公证认证的证据10即Consulgraf公司（即多媒体沟通）于1998年12月28日向赛科玛公司出具的设计费发票和证据12《著作权宣誓书》。针对上述证据，由于证据10发票中未显示涉及的标识即为涉案作品；证据12为赛科玛公司的自我声明，不能证明Consulgraf公司作为设计人将涉案作品的著作权转让给了赛科玛公司，对上述证据不予采信。

因此，赛科玛公司在行政程序及诉讼程序中提交的证据尚不足以证明其为涉案作品的著作权人。商标评审委员会及一审法院关于被异议商标未损害赛科玛公司在先著作权的认定正确。

赛科玛公司主张其在被异议商标申请日前已经开始使用“SECUREMME及图”商标并已经具有了一定影响，但其提交的证据仅能证明其曾经于2004年在我国广东省参加了“第95届中国出口商品春季交易会”，尚不足以证明其“SECUREMME及图”商标在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓。因此，被异议商标的注册未违反商标法第三十一条“申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。

北京市高级人民法院依照修正前的《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决驳回上诉，维持一审判决。一审、二审案件受理费各人民币100元，均由赛科玛公司负担（均已交纳）。

赛科玛公司申请再审称：1.二审法院对其在二审时补充提交的符合证据形式要件的关键证据，没有采纳，也没有作出合理性、合法性的解释，属于“原判决、裁定认定的事实主要证据不足”。其委托他人设计“SECUREMME及图”标识后在意大利申请注册商标，该注册申请的表格以及保护声明均对涉案商标图样的设计来源以及权利归属进行了详细的阐述。在再审审查中，其提交一份大卫·莱奥波尔多先生所作的《声明》作为新证据，证明赛科玛公司对该商标图样享有在先著作权。其提交的《EUROFRAMES2002-2003》（《欧洲框架》）是一本在全球范围内公开发行的杂志。在该份杂志上显示的涉案商标图样的旁边就是赛科玛公司的企业名称以及企业信息，这表明赛科玛公司是该涉案商标图样的著作权人，也表明其已经公开发表。一审法院因该杂志是域外证据未经过公证认证不予采信，二审法院对此未予审查。2.佳弘公司不但恶意抢注赛科玛公司的商标，还大量抢注其他国外的知名商标共15件，佳弘公司的法定代表人喻德新也以自然人的身份注册了22件商标，其中有20件商标属于抢注其他国家的知名商标。这种恶意抢注行为应当予以制止。请求本院依法撤销一、二审判决。

商标评审委员会提交意见认为：第33894号裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，赛科玛公司申请再审理由不能成立，请求本院依法维持第33894号裁定，并判令赛科玛公司承担本案诉讼费用。

佳弘公司提交意见认为：第33894号裁定、一、二审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。佳弘公司依照法律规定申请注册被异议商标，不构成恶意抢注。赛科玛公司申请再审理由不成立，请求本院依法驳回赛科玛公司的再审申请。

赛科玛公司在本院再审审查中，补充提交了以下证据（编号续前）：

13.一份经过公证认证的涉案商标图样设计师大卫·莱奥波尔多的《声明》以及大卫·莱奥波尔多的身份证明，旨在证明设计师大卫·莱奥波尔多的身份以及涉案商标图样由赛科玛公司委托设计并由赛科玛公司享有著作权。

14.2005－2014年海关报关单，旨在证明赛科玛公司一直在中国境内委托制造商生产供出口。

15.2004年4月26日、2006年部分产品设计图纸和2004年委托加工的邮件打印件，旨在证明赛科玛公司与中国境内的加工厂自2004年4月以来就委托生产。

商标评审委员会对上述证据发表意见认为，该声明是证人证言，需要其他证据佐证，设计人出具的发票上没有涉案标识，不能证明声明中陈述的内容，两者无法形成证据链。庭审中提交的海关报关单，形成时间晚于被异议商标申请注册日，与本案无关。2004年以来的设计图纸，系赛科玛公司自制，证明力较弱，且设计图纸全是英文，没有进行公证认证。综上，赛科玛公司提交的证据不能证明其对涉案商标图样享有著作权，也没有证据证明赛科玛公司已经公开发表了涉案商标图样以及佳弘公司具有接触涉案商标图样的可能性。

佳弘公司对上述证据的真实性、合法性和关联性均不予认可。

本院再审中，赛科玛公司表示其不再主张被异议商标的申请注册违反商标法第三十一条关于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。

本院再审查明的事实与一、二审法院查明的事实基本一致。

本院认为，本案争议焦点为：被异议商标的申请注册是否违反商标法第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。

赛科玛公司在本案再审中主张被异议商标的申请注册损害其在先著作权。商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。根据著作权的属性和特点，著作权属于商标法第三十一条所指的在先权利。本案中，涉案商标图样“SECUREMME及图”能否作为在先著作权阻碍在后申请商标的注册，需要考虑以下因素：涉案商标图样是否构成著作权法所称的作品；赛科玛公司是否系该作品的著作权人；该作品创作完成时间是否早于被异议商标申请日，佳弘公司是否具有接触或接触该作品的可能性；被异议商标与该作品是否相同或实质性近似。

关于涉案商标图样是否构成著作权法所称的作品的问题。《中华人民共和国著作权法实施条例》第二条规定，著作权法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。涉案商标图样由图及“SECUREMME”构成，图部分是对SECUREMME的“S”进行变形设计，将其中断开，并留有空隙，像一个锁眼，颜色为黑白两色，但不限于这两种颜色。“SECUREMME”部分不是英文字母的简单组合，而是在三个“E”上均有断开。涉案商标图样体现了一定的设计理念和设计思路，具有独创性，属于著作权法上的美术作品。

关于赛科玛公司是否系涉案商标图样的著作权人的问题。本院认为，赛科玛公司在商标评审阶段、诉讼阶段提交的“SECUREMME及图”在意大利的商标注册文件和保护声明、著作权宣誓书、Consulgraf公司出具的设计费发票、《EUROFRAMES2002-2003》（《欧洲框架》）杂志、设计师声明等证据，已经形成完整的证明权属关系的证据链，足以证明赛科玛公司系涉案商标图样的著作权人。但鉴于赛科玛公司没有一次性提交上述证据，而是在诉讼阶段不断补充提交证明权属关系的证据，因此商标评审委员会以及原审法院依据当时赛科玛公司提交的证据认定赛科玛公司不享有著作权亦未有不当。

关于涉案商标图样是否早于被异议商标申请日完成，佳弘公司是否具有接触或接触涉案商标图样的可能性以及被异议商标与涉案商标图样是否相同或实质性近似的问题。根据原审查明的事实，被异议商标申请注册日为2004年5月17日，标识为“SECUREMME及图”，与涉案商标图样完全相同。涉案商标图样曾在《EUROFRAMES2002-2003》（《欧洲框架》）杂志发表，且已经在意大利注册为商标，据赛科玛公司称在2004年4月“中国出口商品交易会”期间赛科玛公司与佳弘公司的喻德新交换了名片，该赛科玛公司的名片上有涉案商标图样，加之被异议商标完全与涉案商标图样相同，可以认定涉案商标图样早于被异议商标申请日完成，亦可推定佳弘公司具有接触或接触涉案商标图样的可能性。

此外，佳弘公司亦未提交证据证明被异议商标系其独立创作完成。

综上，佳弘公司申请注册被异议商标侵害了赛科玛公司涉案商标图样的著作权，违反了商标法第三十一条关于不得损害他人在先权利的规定，不应予以注册。第33894号裁定和一、二审判决应予撤销。但鉴于赛科玛公司证明著作权权属的部分证据在诉讼阶段提交，故本案诉讼费应由其负担。依据2001修正的《中华人民共和国商标法》第三十一条、《中华人民共和国著作权法实施条例》第二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项、第三款、《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十六条第一款、第七十八条之规定，判决如下：

一、撤销中华人民共和国北京市高级人民法院（2013）高行终字第1959号行政判决；

二、撤销中华人民共和国北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第793号行政判决；

三、撤销中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字（2012）第33894号《关于第4065352号“SECUREMME及图”商标异议复审裁定书》

四、中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会对赛科玛有限公司针对第4065352号“SECUREMME及图”商标提出的异议申请重新作出复审决定。

本案一审案件受理费100元、二审案件受理费100元，共计200元，由赛科玛有限公司（SECUREMMES.R.L）负担。

本判决为终审判决。

审判长周翔

审判员钱小红

代理审判员郎贵梅

二〇一五年八月十一日

书记员张博

附：

（被异议商标）

（涉案商标图样）